Punktem wyjścia dla artykułu jest sytuacja, w której używasz znaku towarowego, kiedy dowiadujesz się o zastrzeżeniu takiego samego znaku przez innego przedsiębiorcę. Możliwe, że dowiedziałeś się o takiej rejestracji przeglądając rejestry Urzędu Patentowego RP lub otrzymując wezwanie do zaniechania naruszeń od przedsiębiorcy, który zastrzegł znak przed Tobą.
Rozważania muszę rozpocząć od uwagi ogólnej: używanie znaku w obrocie nie wymaga rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Rejestracja nie jest obowiązkiem a możliwością przedsiębiorcy, choć łączą się z nią istotne korzyści – możesz o nich poczytać na moim blogu https://radcaprawnyefm.pl/czy-warto-rejestrowac-znak-towarowy/. Tym razem zajmę się tematem kolizji między takimi znakami towarowymi.
W celu omówienia tematu głównego dokonam rozróżniania dwóch podstawowych sytuacji. Pierwszej, gdy Twoje oznaczenie jest chronione na podstawie udzielenia prawa ochronnego (rejestracji) oraz drugiej, gdy posługujesz się niezarejestrowanym znakiem towarowym.
Kolizja między znakami zarejestrowanymi.
Pierwsza sytuacja jest dość prosta, ponieważ przysługują Ci rozwiązania wynikają wprost z Ustawy prawo własności przemysłowej, dalej PWP[1].
Na podstawie art. 164 PWP możesz złożyć do Urzędu Patentowego RP wniosek o unieważnienie prawa ochronnego do znaku towarowego. Masz na to 5 lat od chwili dokonania rejestracji znaku kolizyjnego przez innego przedsiębiorcę. Warto zatem przeglądać rejestry – szczególnie, że jest to takie proste!
Jeżeli monitorujesz rejestry może uda Ci się w ogóle udaremnić rejestrację. Urząd Patentowy RP ujawnia w rejestrach również znaki zgłoszone do rejestracji. Od chwili opublikowania informacji o zgłoszeniu znaku, masz 3 miesiące na złożenie sprzeciwu. Jeżeli Urząd Patentowy RP uzna sprzeciw za zasadny, odmówi rejestracji kolizyjnego znaku towarowego.
W obu przypadkach Urząd Patentowy RP będzie badał czy znaki są identyczne lub podobne oraz czy zostały zgłoszone dla podobnych towarów i usług, a w konsekwencji czy ich używanie może wprowadzać odbiorców błąd co do pochodzenia towarów lub usług.
Kolizja między znakiem zarejestrowanym a niezarejestrowanym.
Poniżej odpowiem na pytanie jakie masz uprawnienia w sytuacji, gdy korzystasz ze Swojego znaku bez rejestracji, a następnie inny przedsiębiorca dokonuje zastrzeżenia takiego samego lub podobnego znaku.
Po pierwsze nie możesz niestety złożyć sprzeciwu czy wniosku o unieważnienie prawa ochronnego. PWP nie przewiduje jako podstawy do ich wniesienia samego faktu wcześniejszego używania znaku towarowego (z wyjątkiem zgłoszenia znaku w złej wierze, o czym napiszę w odrębnym poście). Po prostu z samym używaniem nie wiąże się powstanie prawa ochronnego do znaku, ponieważ to prawo powstaje tylko jako rezultat rejestracji w Urzędzie.
PWP przewiduje jeden wyjątek dla znaku powszechnie znanego, czyli znaku, który nie został zarejestrowany ale jest używany w sposób, który doprowadził do jego powszechnej znajomości na rynku[2]. Jak się domyślasz ten rezultat można osiągnąć poprzez długie korzystanie oraz prowadzenie działań reklamowych. Jak widzisz posługiwanie się znakiem niezarejestrowanym może być podstawą sprzeciwu lub unieważnienia prawa ochronnego do znaku towarowego po spełnieniu dodatkowych warunków.
Szczególne rozwiązanie zostało przewidziane dla przedsiębiorców, którzy prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze korzystają ze Swojego znaku w dobrej wierze. Jeżeli używasz lokalnie znaku, który następnie zostanie zarejestrowany przez innego przedsiębiorcę, będziesz mógł nadal go używać, ale tylko w dotychczasowym zakresie[3]. Zgodnie z art. 160 PWP nabywasz status używacza uprzedniego.
Twoja sytuacja będzie dużo korzystniejsza, jeżeli jako znaku używasz swojego:
- Nazwiska lub Wizerunku;
- Pseudonimu lub Nazwy Zespołu[4];
- Firmy;
- Utworu (do którego przysługują Ci autorskie prawa majątkowe na właściwym polu eksploatacji)[5].
Powyższe dobra są chronione na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego lub prawa autorskiego, dalej PA [6], jako dobra osobiste lub prawa majątkowe. Zatem przysługujące Ci prawa mogą stanowić podstawę sprzeciwu lub unieważnienia prawa ochronnego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP.
Wyjątkową możliwość utrzymania uprawnień do posługiwania się niezarejestrowanym znakiem towarowym dają przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej ZNK[7]. Co prawda ZNK nie jest źródłem prawa ochronnego do znaku niezarejestrowanego, ale chroni przed takimi działaniami innych przedsiębiorstw, które godzą w uczciwą konkurencję rynkową. Takim nieuczciwym zachowaniem jest również oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich komercyjnego pochodzenia. Powyższy argument może zostać użyty przeciwko uprawnionemu z późniejszej rejestracji znaku, ale wyłącznie w postępowaniu cywilnym.
Podsumowanie.
Posługiwanie się niezarejestrowanym znakiem towarowym podlega ochronie wyłącznie na podstawie ZNK. Zablokowanie rejestracji lub unieważnienie prawa ochronnego do znaku kolizyjnego w stosunku do znaku niezarejestrowanego jest skomplikowane i trudne dowodowo. Wyjątkiem są te sytuacje, w których w funkcji znaku towarowego używasz dóbr chronionych na podstawie KC lub PA.
Jest to kolejny argument przemawiający za rejestracją znaków towarowych na wczesnym etapie rozwoju biznesu.
Co ważne rozstrzygnięcie kolizji między znakiem zarejestrowanym a niezarejestrowanym nie jest z góry przesądzone a decydujące znaczenie mają okoliczności danej sprawy.
[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, dalej PWP.
[2] Odpowiednio art. 132(1) ust. 1. Pkt. 5 PWP oraz 164 ust. 1 PWP
[3] Niestety ta sytuacja przywołuje mi na myśl ostatnią scenę McImperium – świetny film o znakach towarowych!
[4] Ale już nie przydomka – sprawa między Dariusz Tiger Michalczewski a FoodCare. Sygnatura akt III CSK 134/18, wyrok z 23 października 2020 r.
[5] Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których oznaczenie jest równocześnie utworem w rozumieniu prawa autorskiego. W praktyce może to dotyczyć znaków graficznych, słowno-graficznych, deseni, ewentualnie znaków dźwiękowych lub audiowizualnych.
[6] Ustawa z dnia 04 lutego 1994. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej PA.
[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej ZNK.
0 komentarzy